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从使用证据全流程存证角度谈正确应对商标三年不使用撤销申请
商标是区分商品或服务来源的商业标识,也是企业灵魂(商誉)的代表;据统计,截止2020年底,我国有效注册商标量达3017.3万件,这在一定程度上也意味着申请注册一枚想要的商标越来越难,因为自己能想到的好商标,很可能已经被他人“捷足先登”。 对于这类商标如何尝试进一步的争取?相比于洽谈转让、共存等方式,撤三的经济成本其实要低得多,本文便是从“使用证据全流程留存的角度,讨论撤三案件中被申请人的实务应对策略。

商标是区分商品或服务来源的商业标识,也是企业灵魂(商誉)的代表。目前,国际商品分类表将商品划分为45个大类,实行一标一类的原则,很多公司对某个商标进行全类别注册,有的公司还注册了多个联合商标和防御商标,形成了较为完整的商标保护体系。例如,阿里巴巴集团注册的商标数量已超过10000个。为了保护“阿里巴巴”商标,该集团除了对核心商标进行了全类别注册,还注册了“阿里妈妈”、“阿里爷爷”、“阿里奶奶”、“阿里妹妹”等防御商标。

另一方面,为了保证商标注册人积极使用注册商标,发挥商标的区分识别功能,避免商标的闲置和投机性的囤积行为。《中华人民共和国商标法》第四十九条和《商标法实施条例》第六十六条规定(以下简称撤三条款),注册商标连续三年没有使用的,商标局可以撤销该注册商标;任何人也可以向商标局申请撤销该注册商标,商标局收到申请后,将通知商标注册人限期提供使用证明。逾期不提供或提供的证明无效的,撤销该注册商标。

 

事实上,很多公司除了主打产品外,其它大多数类别的商标一般都是注册后就很少关注或者进行商标管理,这就一定程度上造成了商标资源的浪费,同时还有可能遭遇对手的商标战。强如“南山必胜客”的腾讯,也在第1956795号企鹅图形商标复审中,被裁定在复审的广告、商业管理咨询(顾问)、商业专业咨询、商业信息、推销(替他人)、会计等服务上予以撤销该商标的注册。撤三条款真是一把让人又爱又恨的双刃剑,既可以成为后手注册人排除在先障碍的手段,也可能让在先注册的商标权人大意失荆州。

根据国家知识产权局战略规划司2021年01月27日发布的《知识产权统计简报》,截止2020年底,我国有效注册商标量为3017.3万件,已经达到世界的三分之一。可供自由选择注册的商标资源日益有限,自己能想到的好商标,很可能已经被他人“捷足先登”,申请注册一枚想要的商标越来越难。相比于洽谈转让、共存等方式,撤三的经济成本要低得多。

所以我们有理由相信,撤三必然会越来越频繁地被成熟公司运用,成为商标申请注册过程中排除在先障碍的常用手段。本文将从“使用证据全流程留存的角度,讨论撤三案件中被申请人的实务应对策略。

首先,商标局评审委员会对于“商标使用”的使用不同与日常生活理解中的使用,具体是指:将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。也就是说,单纯的对商标专用权本身的公布公开、权利声明、授权、转让、抵押等物权概念上的处分,并不被视为《商标法》意义上的商标使用,商标法上的使用必须是依附于商标所对应的商品或服务。

进一步说,该商品或服务又必须进入公开的流通领域,仅作为赠品使用或者仅以维持商标注册为目的的象征性使用,也将被排除。想要从容面对撤三申请,被申请人必须讲清楚他在什么时间向不特定多数人销售了对应商标的对应商品/服务。大量的撤三申请案件中,被申请人提供的众多证据材料,最终商标仍然被撤销注册的原因就是凑不出完整包含上述四要素的一句话。即,

1、使用的主体:“使用”包括商标权人的自行使用和许可他人的使用;
2、商标性使用:对诉争商标用以识别商品或服务来源作用的使用,主要是指摆放示价、演示销售的过程;
3、使用时间:自撤销申请之日起往前推三年内
4、使用的范围:在中国大陆范围内,也就是《商标法》效力所及范围。

其次,就搞清楚什么是全流程证据留存,为什么它就能搞定撤三案件中的证明问题。全流程证据留存实际上在区别商标专有权为商品还是服务提供商的前提下,以时间顺序为轴按商品生产/服务提供的工序为纲,参照《商标注册档案管理办法》通过建档、拍照、自媒体等多种维度对商品使用证据进行系统性的留痕,并进行存档管理。以一家准备发展加盟的网红奶茶店为例,可以从租赁/购买经营场所的业务筹备阶段开始留存证据。具体如下:

单一的材料都未必能够充分证明一个商标的使用情况,因此往往需要有多种证据材料相互印证,相互关联,形成有效的证据链条,才能充分证明商标的使用情况。故建立起商标使用证据留存全流程的概念尤为重要,以正式销售阶段的财务证据为重中之重,辅之以正式销售前的“前因”,以及表示正式流入商业市场销售环节终结的评价为“后果”,完整的呈现已经进行了商标性使用这一情况。

从具体证据的要件来看,我们要加强自制证据的真实性,增加该类证据中无法篡改的客观因素,例如影视影像中将附近店铺的装饰装修状况连同我们的店铺一起拍摄进画面,对成品进行特写和广景两种角度的匹配取证等。另外,还应当注意,对于第三方权威数据的收集,例如由上级质量监督部门、行业协会等权威机构出具的证明商品品质的产品检验报告,由可信度较高的第三方或者权威部门颁发的奖项等。

归根结底,商标的价值在于流通中产生区别于其他商家的商誉价值,《商标法》中“撤三”条款存在的目的只是为了清理闲置商标,减少商标资源的浪费。在此也希望各位商标专有权人:要规范使用注册商标,注意使用证据留存,清楚商标价值的重要性,明白商标并不是注册完了了就可以高枕无忧。注册只是商标管理万里长征中的早期中的一步,更多的功夫要花在后续商标使价值管理中,而商标的价值就在于使用。

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刘毅律师
江苏万拓律师事务所副主任律师,专利代理师,党支部委员,兼任苏州市知识产权服务商会监事长,律协知识产权委员会副主任,先后取得企业人力资源管理师,劳动关系协调员、知识产权师、高级企业法律顾问;具备证券从业、外贸从业资格;曾在平安银行、苏州市中级人民法院实习、工作。刘律师具备优异的临场应变及语言表达能力:获得过苏州市首届刑事律师辩论赛二等奖,市演讲赛优胜奖,区演讲赛三等奖、市律协“青年演说家”称号。
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