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专利实际发明人,谁真?谁假?
专利实际发明人这一概念,容易引发一个问题:除了实际专利发明人,难道还有名义专利发明人?如果有,如何判断实际/名义发明人?产生这一现象的原因究竟为何?

1.问题提出

专利实际发明人这一概念,容易引发一个问题:除了实际专利发明人,难道还有名义专利发明人?如果有,如何判断实际/名义发明人?产生这一现象的原因究竟为何?

回答问题之前,让我们先来看一个案例。

2.案例速递

基本案情:常州绍鼎密封科技有限公司(以下简称“绍鼎公司”)于2011年10月27日设立,经营范围是密封件、模具的技术开发与咨询,橡胶密封件、机械零部件的生产及销售等。刘云甲于2013年9月18日入职绍鼎公司,2017年1月离职。

刘云甲入职时签署的入职登记表显示,其职位为技术科的工程师,技术特长为密封件设计、开发、现场工艺、橡胶材料、APQP。常州多密特密封科技有限公司(以下简称“多密特公司”)成立于2017年1月23日,刘云甲为法定代表人及股东。2016年8月2日刘云甲之妻郭彩娇向国家知识产权局申请名称为“多唇口油封”的实用新型专利,于2017年11月21日获授权公告,2017年10月18日专利权人变更为多密特公司。

诉讼进程:绍鼎公司认为,案涉专利公告发明人郭彩娇系公司前员工刘云甲之妻,其一直从事室内装修工作,与家电、液压、工程机械、汽车等行业的密封件产品及其技术的研究开发毫无关联,根本不具有案涉技术研究开发能力。

案涉技术是刘云甲供职绍鼎公司期间知晓并掌握,并利用配偶名义申请该专利,之后又将专利移转给多密特公司,遂诉请:1.确定案涉实用新型专利权归绍鼎公司所有;2.判令多密特公司、刘云甲赔偿本案支付的合理开支3万元;3.本案诉讼费由多密特公司和刘云甲承担。

多密特公司辩称,1.案涉专利是其从第三人处合法取得,对专利实际发明过程不清楚;2.绍鼎公司主张案涉专利归其所有,缺乏事实及法律依据;3.本案非侵权纠纷,绍鼎公司主张维权费用无事实及法律依据。遂请求驳回绍鼎公司诉求。

刘云甲辩称,1.案涉专利实际发明人为郭彩娇,与绍鼎公司主张技术方案无关;2.刘云甲在绍鼎公司任职期间,仅从事管理工作,未实际参与研发;3. 本案非侵权纠纷,绍鼎公司主张维权费用无事实及法律依据。遂请求驳回绍鼎公司诉求。

郭彩娇述称,1.案涉专利为其本人发明创造,该专利不涉及复杂技术或工艺流程,其从日常生活中获得启发并利用自身从事设计行业的设计知识及之前对于密封件的了解,对现有技术改进而获得涉案专利,与绍鼎公司主张的技术存在实质性差别,不能仅因其与刘云甲夫妻关系,就推定案涉技术来源于绍鼎公司;2.本案非侵权纠纷,绍鼎公司主张维权费用无事实及法律依据。遂请求驳回绍鼎公司诉求。

审理过程:一审法院认为,1.案涉专利已被绍鼎公司在关联案件中提交的刘云甲所签图纸所披露及与绍鼎公司2015年6月16日的“电机轴封”图纸相同,一审法院认为涉案专利技术方案与绍鼎公司图纸上所体现的轴封结构具有高度的相关性;

2.《专利法实施细则》第十三条规定,发明人或设计人。是对发明创造实质性特点作出创造性贡献的人。郭彩娇没有案涉专利技术领域学习、从业经历,其与刘云甲又系夫妻关系,郭彩娇提交的用以证明案涉专利涉及来源的文献,与案涉专利的关联度远低于绍鼎公司提交的图纸。此外,郭彩娇也未能提交研发涉案专利的原始文档、图纸等证明其研发过程的证据。以上几点,足以认定郭彩娇并非案涉专利实际发明人。

3.刘云甲具有密封件设计的专业特长,其在绍鼎公司多次以审核人或设计人身份在有关图纸上签字,案涉专利技术又与此图纸具有高度关联性,案涉专利申请时其并未离职,因此案涉专利系刘云甲本职工作中的职务发明创造,应归属于绍鼎公司。

4.绍鼎公司请求两被告赔偿维权费用问题。因本案为权属纠纷,并非侵权纠纷,不存在赔偿权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用的前提,因此不予支持。

一审法院最终判决:1.案涉专利权归绍鼎公司所有;2.驳回绍鼎公司其他诉求。案件受理费由多密特公司、刘云甲共同负担。

多密特公司、刘云甲不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。

裁判理由:二审法院认为,案涉专利应归属于绍鼎公司所有。

1.现有证据无法证明郭彩娇是案涉专利实际发明人。绍鼎公司对记载在专利证书上郭彩娇发明人身份提出异议,并提交了合理怀疑相关证据时,郭彩娇需要就其为实际发明人提交证据予以证明。但郭彩娇未能提供案涉专利原始文档、图纸等相关研发资料,加之其专业背景、工作经历皆与案涉专利无关,因此郭彩娇并非案涉专利实际发明人。

2.案涉专利属于刘云甲的职务发明,专利权应归属于绍鼎公司。刘云甲员工入职登记表记载,其入职时岗位为技术科工程师,技术特长为密封件设计、开发、现场工艺、橡胶材料;刘云甲多次在与案涉专利相关图纸中以设计人身份签字,这些证据表明刘云甲在绍鼎公司本职工作或单位交予的工作即案涉产品设计及对案涉产品质量进行把控。刘云甲妻子在刘云甲尚在绍鼎公司工作期间,便以发明人身份申请专利,案涉专利属于刘云甲在原单位本职工作或单位交付的工作任务中完成的发明创造,属于职务发明。

案件看点:国家知识产权局审查专利申请,并不对申请文件中所记载的发明人是否为实际发明人等作实质审查,当绍鼎公司对记载在专利证书上郭彩娇的发明人身份提出异议,并提交了合理怀疑的相应证据时,郭彩娇需要就其为实际发明人提交证据予以证明。且郭彩娇提供的上述证据与案涉专利的关联性应大于“异议人”提交证据与案涉专利技术的关联性,否则不会得到法院对其“实际发明人”身份的支持。

3.问题解决

实际发明人的概念规定于我国《专利法实施细则》第十三条:专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。实际发明人是相对于登记发明人(或名义发明人)而言的,由于在专利申请过程中,我国国家专利审查机构对登记发明人并不做实质性审查,因此在专利纠纷案件实践中,登记发明人并不总是实际发明人,即实际发明人与登记发明人出现错位的情形,而这一背景则导致诸多专利权属问题。实际发明人的认定也因此成为解决专利权属纠纷的重要前提。

专利权属纠纷中,多数案例是:员工将其在前单位任职期间获知的专利技术,输送至其新设公司中,而“输送“方式是以亲友等熟识者名义成立与原单位相竞争的公司,再通过亲友等熟识者名义申请案涉专利,之后将该专利权转给实际发明人掌握的新设公司。在这一过程中,员工的亲友等熟识者以自己名义申请专利,用以掩盖员工的实际发明人身份,从而完成实际发明人偷盗前单位技术成果的“洗白”行为。

原单位诉请专利归属自己,就需要首先否定员工亲友等熟识者的“实际发明人”身份,确认员工本人的“实际发明人”身份,进而证明员工是在完成本单位任务或主要利用单位物质技术条件完成发明创造,最终完成职务发明的认定。

其中,对本单位员工本人“实际发明人”身份的确认标准一般包括确认员工与登记发明人亲友熟识关系;员工教育背景、员工在职期间工作与案涉专利关联性;还原案涉专利技术程序的能力、案涉专利技术与单位先前研发技术的相关性等因素。

(一)实际发明人与登记发明人的亲友、熟识关系

实践中,员工为达到窃取前单位既有专利技术的目的,一般会将案涉专利技术转移到自己亲友等熟识人手中,达到转移“实际发明人”身份的目的。案涉专利来源的非法性、后续对技术完全掌控则决定了,多数员工往往通过配偶、叔侄及兄弟等关系较为紧密的人转移技术。

这一背景往往在案例中体现为:员工先前转移技术比较容易,但因接收技术对象往往缺乏相关技术背景而“东窗事发”。这一要素不是认定实际发明人的主要因素,实践中通常作为发现案涉专利实际发明人的重要线索之一。

上述员工操作路径最终都是服务于自己的利益输送,即将从原单位获悉的技术方案转移到自己公司,因此具有较强的动机与目的。河南省郑州市中级人民法院在(2019)豫01民初124号案件中明确,尽管未离职,程高锋在2014年11月至2015年5月已开始为新设公司明远公司推进专利技术方案研发,2015年5月4日程高锋的妻子王新桃担任明远公司股东,从明远公司的股东构成来看,程高锋的近亲属,综上,结合程高锋从瑞昌公司离职前的行为以及与明远公司的利害关系,程高锋有利用瑞昌公司技术成果为己谋利的动机和故意。

(二)相关教育背景、工作经历与案涉专利技术的关联性

实践中,实际发明人概念多出现在,有相对方对登记发明人身份提出异议的情形。在对“实际发明人”进行认定过程中,实际发明人对登记发明人身份提出异议,并提交了合理怀疑相关证据时,登记发明人需要就其是实际发明人提交证据予以证明,比如专业背景、工作经历等材料。在职务性发明专利权属纠纷中,实际发明人(员工)更倾向于隐藏甚至否认该关联性,因此此类案件中的证明责任主要由单位承担,这也符合谁主张谁举证的证明责任分配原则。

教育背景与案涉专利技术的关联性,既包括在全部教育背景与案涉专利技术相关,又包括在前教育背景与案涉专利技术无关,但在后教育背景与案涉专利技术相关。上海市高级法院在(2017)沪民终328号案件中明确,虞奇峰(实际发明人)虽大学专业与案涉专利无关,但其硕士专业及工作经历与案涉专利密切相关,且某一技术领域的研发能力一般并非仅通过大学期间的专业学习就能具备,而是需要通过相关技术领域的专业知识、研发经验和长期实践的逐渐积累,因此,虞奇峰具有研发能力。

(三)还原案涉专利技术程序能力

《专利法实施细则》十三条所述发明人,是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。实际发明人必定参与了专利研发的主要过程,掌握专利重要技术,相应的,其对专利技术应是相当熟知。某人主张确认实际发明人身份,则其本身需要对发明过程、专利申请等情况提供证明,具体来说包括提供案涉专利原始文档、图纸等相关研发资料。

如果不能提供关于案涉专利相关资料或就研发过程无法还原,则其关于自己为实际发明人的主张,一般不能得到法院支持。最高人民法院曾在(2017)最高法民申4145号案件中否定了杨东(主张其为实际发明人的当事人)其为实际发明人的主张,因为杨东在一审诉讼程序中对案涉专利的发明过程、专利申请情况、专利申请权的转让过程等作出的陈述,或无证据予以证实,或无法得到事实的印证。

并且,杨东的前后陈述还存在严重矛盾。在职务性专利权属纠纷中,员工不会主动证明其为实际发明人,因此单位主张员工为实际发明人的情况下,由单位承担起员工是实际发明人的证明责任。

除了依据案涉专利来源资料证明关联性外,法院还会综合考量当事人提交资料关联性的程度,如果当事人一方提交资料与案涉专利技术关联度,低于提出异议人提交材料的关联度时,登记发明人主张其实际发明人身份的请求,也不会得到法院支持。

常州市中级人民法院在(2018)苏05民初223号案件中明确,郭彩娇(登记发明人)提交的用以证明案涉专利涉及来源的文献,与案涉专利的关联度远低于绍鼎公司(主张实际发明人为其员工的单位)提交的图纸。此外,郭彩娇也未能提交研发涉案专利的原始文档、图纸等证明其研发过程的证据。以上几点,足以认定郭彩娇并非案涉专利实际发明人。

(四)案涉专利技术与单位先前研发技术的相关性

囿于上述三种判断标准的相对形式化,有当事人认为:应当认定案涉专利实质性特点及谁作出了创造性贡献,并以此为基础确认实际发明人。比如最高人民法院审理的(2017)最高法民申4145号再审案件中,麦澜德公司再审称,二审法院应当认定案涉专利实质性特点及谁作出了创造性贡献,在此基础上判定杨东是否为发明人。

但原判决仅基于杨东庭审陈述不够严密一致,不能熟练操作绘图软件绘制案涉专利附图、无法区分国内外厂家的同类产品以及对案涉专利电阻大市场价格等问题无法回答的事实情况,就认定杨东不是案涉专利发明人,系二审法院对案件错误认定。

最高人民法院虽在本案中未就该问题进行回复,但有法院在认定是指发明人时将标准指向更为实质性的技术对比程序。除上述三种相对“形式化”判断标准,实践中还有案例更加侧重实质化的标准,即对《专利法实施细则》第十三条之“实质性特点”“创造性贡献”在个案中进行认定。

比如北京知识产权法院在(2017)京73民初445号案件中,在确定突破公司是否对案涉专利实质性特点作出创造性贡献时明确,在判断突破公司(主张其为案涉专利实质特点作出创造性贡献的“人”)对案涉专利实质性特点是否进行创造性贡献前,首先,对案涉专利实质性特点进行认定,这又需要准确认定案涉专利的发明点及其解决的技术问题、案涉专利权要求的保护范围。

本案中,案涉专利要求保护一种导电结构,公知导电结构导电片随插孔数量增多,需要以多条电线分别连接各导电片。案涉专利都由导电片一体纵向弯折形成不需要通过其他外加的原件连接,案涉专利并非突破公司所称在其设计基础上,为满足特定安全性作出的必然选择。

其次,确定突破公司对案涉专利实质性特点是否作出创造性贡献,即案涉专利与突破公司主张的现有技术是否存在实质性差异。本案中,突破公司提交证据无法证明在案涉专利申请前,其已研发了案涉专利技术方案,亦不足以证明其参与了案涉专利研发工作并作出实质性贡献。

 

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